En el mundo empresarial, la marca es un activo intangible que va más allá de ser simplemente un nombre o un logotipo. Es el signo de la identidad de una empresa, una promesa de calidad y un factor crucial en la toma de decisiones de los consumidores.
Sin embargo, maximizar su valor y aprovechar todo su potencial puede ser un desafío. Es aquí donde entra en juego la licencia de marca, una estrategia poderosa pero a menudo subestimada para expandir el alcance y la rentabilidad de tu propiedad intelectual.
En este artículo, exploraremos en profundidad las claves para entender y utilizar eficazmente la licencia de marca, permitiéndote desbloquear todo el potencial oculto de tu activo más importante.
¿Qué es una licencia de marca?
La licencia de marca supone una interesante opción frente a 2 escenarios comerciales:
- Cuando se tiene interés en comercializar un producto o servicio cuya marca pertenece a otro.
- Cuando se dispone de una marca registrada y se pretende ampliar el mercado.
En consecuencia, una de las consultas habituales que se nos plantean como asesores especializados en propiedad industrial es cómo y cuándo deben o pueden licenciarse las marcas registradas.
Mediante una licencia, el titular de la marca registrada, o en su defecto quien tenga derecho y/o facultad para licenciarla, autoriza a un tercero su utilización a cambio de una compensación económica en forma de regalías. Esta licencia se materializa mediante un acuerdo entre las partes donde el titular de la marca toma el papel de licenciante y la otra parte de licenciatario.
Un acuerdo de licencia puede/debe además oficializarse, inscribiéndose en la oficina donde se haya realizado el registro de la marca objeto de licencia.
Las características principales de las licencias de marcas
Una licencia de marca vendrá enmarcada por las propias características del registro de marca, es decir, por el territorio que contempla, el tiempo que permanezca en vigor (10 años renovables por iguales períodos indefinidamente) y los productos o servicios que identifica.
Cabe destacar que pueden ser objeto de licencia tanto una solicitud de marca como una marca concedida. Esta segunda opción es la más recomendable, pues presenta una mayor garantía al haber sido superados todos los requisitos y trámites administrativos.
La licencia de una marca puede otorgarse:
- Sobre la totalidad o sobre parte de los productos o servicios para los que está registrada (en este caso se habla de licencia global);
- Sobre la totalidad o parte del territorio que contempla.
Además, la licencia de marca puede ser:
- Exclusiva: cuando se indica de forma explícita que se autoriza el uso de la marca únicamente a quien se le licencia, quien tendrá además legitimación activa para defender el derecho de la marca.
- No exclusiva o simple: cuando el uso se permite o puede permitirse a varias personalidades de forma simultánea, incluido el propio titular de la marca.
Según el art. 48.2 de la Ley de Marcas que regula el tema de la licencia, salvo que se especifique en el contrato:
- El licenciatario no podrá ceder la licencia a terceros, ni podrá conceder sublicencias.
- El licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vida del registro.
- La licencia no es exclusiva, es decir: el licenciante podrá conceder otras y usar por sí mismo la marca.
- En el caso de que la licencia sea exclusiva, salvo que se disponga otra cosa, se entiende que el licenciante no podrá utilizar la marca.
El rol de las franquicias en las licencias de marcas
Si se tienen en consideración que la principal función de una marca registrada es diferenciar los productos y servicios de una empresa de los de sus competidores, identificando su origen y calidad y, por tanto, la reputación de la empresa, al titular de la marca le interesa mantener una relación estrecha con el licenciatario de la marca con el fin de garantizar que se mantengan las normas de calidad y que no se induzca a engaño al consumidor o usuario.
Para tratar este problema y establecer una relación más estrecha entre las partes existen los acuerdos de franquicia. Mediante una franquicia, el titular de la marca puede ejercer un mayor control sobre el licenciatario que pasa a ser además concesionario de la franquicia.
En consecuencia la empresa cedente suministra sus capacidades técnicas y de gestión y permite utilizar los medios de que dispone y no solo las marcas registradas, también los conocimientos especializados, servicio al consumidor, programas informáticos, diseños, decorados, etc. estableciéndose una relación de equipo.
Licencias vs. Cesión de marca
Por último, aclarar una confusión habitual que versa sobre la cesión de la marca registrada. Una cesión de marca es diferente a una licencia, pues supone la transferencia de la misma a un tercero.
Esta transferencia puede ser, a su vez, total o parcial, según afecte a todo el conjunto del derecho marcario o solo una parte.
En términos populares y para que todos nos entendamos, la cesión de una marca registrada supone la venta de la marca y la licencia su alquiler.
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Para finalizar, una curiosidad: un expediente de licencia de marca también puede incurrir en un suspenso si no cumple todos los requisitos.
En este ejemplo concreto de suspenso de licencia de marca publicado en el BOPI, nos enfrentamos con un caso de licencia de una marca para productos (clases) que no están designados en la misma. Muy importante, por tanto, entender: no se pueden licenciar productos que no están protegidos por la marca objeto de licencia.
En definitiva, una licencia de marca bien planificada y ejecutada puede ser una poderosa herramienta para expandir tu negocio y maximizar el valor de tu propiedad intelectual.
Si necesitas ayuda para conseguirlas en Protectia Patentes y Marcas podemos ayudarte y guiarte en todo el proceso.
