Como transformar un modelo de utilidad en patente europea

Todo titular de un modelo de utilidad se plantea la posibilidad de extender su solicitud nacional a otros países para acceder así con ventaja a un mercado internacional.

Esta extensión territorial debe realizarse durante el primer año de tramitación, pues al derecho de prioridad internacional establece que toda solicitud de modelo de utilidad tiene un plazo máximo de 12 meses para ampliar geográficamente su alcance.

Sobre este punto destaca la rápida tramitación administrativa de los modelos de utilidad en algunos países, como por ejemplo España, que permite disponer de una concesión antes de ese plazo de 12 meses; lo que supone una ventaja y un claro incentivo que anima a extender este derecho a otros países.

Para llevar a cabo de forma coherente y planificar la internacionalización de un modelo de utilidad se debe estar bien informado, tener experiencia en tramitación internacional y unos conocimientos técnicos muy específicos, por lo que el consejo de un profesional en la materia sera nuestro mejor aliado. De forma general se ha de saber que existen 4 posibilidades para abordar esta tarea:

1. Hacer directamente una nueva solicitud de modelo de utilidad en la oficina del país de que se trate, siempre que su legislación local contemple esta modalidad registral, reivindicando prioridad. Estos posibles países son: Alemania, Armenia, Australia, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, China, Chile, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Etiopía, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Kazajstán, Kenia, Kirguistán, Malasia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República de Corea, República de Moldava, Tayikistán, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania, y Uzbekistán. Por estar escribiendo en español destaco los de tramitación en este idioma por separado: Argentina, Colombia, Costa Rica, España, Guatemala, México, Perú y Uruguay.

2. Hacer una solicitud de modelo de utilidad a través de alguno de los dos tratados internacionales que contemplan esta modalidad. En concreto son:

• Solicitud de modelo de utilidad en la OAPI: Tramitación unificada en francés para: Benín, Guinea Ecuatorial, Burkina Faso, Mali, Camerún, Mauritania, República centroafricana, Nigeria, Congo, Comoras, Guinea Bissau, Costa de Marfil, Senegal, Gabón, Chad, Guinea, Togo.
• Solicitud de modelo de utilidad en la ARIPO: Tramitación unificada en ingles para: Botsuana, Lesoto, Liberia, Malawi, Namibia, República Unida De Tanzania, Suazilandia, Uganda, Zimbabue.

3. Para los países que no contemplan el modelo de utilidad, solicitar directamente una patente, igualmente reivindicando prioridad internacional.

4. Una última opción muy interesante es solicitar una patente, a través de algún acuerdo internacional de patentes, transformando la modalidad de la solicitud y reivindicando nuevamente prioridad. Estos posibles acuerdos son 3, y contemplan a estos grupos de países: 

• • • Patente Euroasiática: Federación de Rusia, República de Armenia, República kirguiz, República de Azerbaiyán, República de Moldava, República Popular Bielorrusa, República de Georgia, República de Tayikistán, República de Kazajstán, Ucrania.
    • Patente en el Consejo del Golfo: Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar.
    • Patente europea: Albania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Chipre, República Checa, Alemania, Dinamarca, Estonia, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Mónaco, Ex República Yugoslava de Macedonia, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, San Marino y Turquía. Pertenecen también los estados que reconocen las patentes europeas a petición: Hong Kong, Bosnia y Herzegovina, Montenegro. Y también desde mazo de 2015:  Marruecos.

 ¿Quieres internacionalizar tu modelo de utilidad?

Como indica el titulo me centrare en esta última opción, por ser la más habitual y sobre la que más comúnmente nos preguntan. 

Como transformar un modelo de utilidad en patente europea

Para transformar una solicitud de un modelo de utilidad nacional, por ejemplo española, en una solicitud de patente europea han de realizarse una serie de gestiones y contemplar algunas consideraciones. En resumen destaco estas:

• Realizar siempre la transformación antes de vencer al año de prioridad respetando un plazo de margen suficiente para ejecutar la gestión con tranquilidad y poder superar cualquier imprevisto. La propia publicación de nuestro modelo de utilidad nacional formara parte del estado de la técnica si la patente se tramita con posterioridad a este año, y por tanto, carecerá de novedad, requisito imprescindible para la concesión de toda patente.
• Aportar el certificado de prioridad internacional correspondiente a la oficina de la primera solicitud. En caso de ser preciso este documento deberá ser traducido a uno de los 3 idiomas oficiales de la Oficina Europea de Patentes: inglés, francés o alemán
• Revisar y adaptar la memoria de la solicitud original de modelo de utilidad a la normativa especifica de la Oficina Europea de Patentes. Sobre este punto recalcar que es preciso incluir un resumen en la memoria para la solicitud. Este resumen no siempre existe en los modelos de utilidad. Puede ser también necesario traducir la memoria original a uno de los 3 idiomas oficiales de la Oficina Europea de Patentes.
• Cumplidos los anteriores puntos, tenemos que cumplimentar la solicitud y abonar el correspondiente pago de tasas de solicitud, informe de búsqueda, designación y examen. Para los países no pertenecientes a la Oficina Europea de Patentes será imprescindible contar con un representante autorizado ante dicho organismo.
• Con estas gestiones arrancará la tramitación ordinaria de una solicitud de patente europea que seguirá el siguiente esquema de tramitación:

1. Recepción y examen formal de la solicitud en uno de los 3 idiomas oficiales (inglés, alemán o francés).
2. Emisión del Informe de Búsqueda internacional y posibilidad de modificar reivindicaciones.
3. Publicación de la solicitud y del Informe de Búsqueda.
4. Examen de fondo.
5. Posible debate si del examen de novedad se derivan objeciones con la posibilidad de realizar modificaciones restrictivas.
6. Resolución: Denegación o Concesión.
7. Validación de la concesión en los países de interés. Traducciones.
8. Plazo de oposiciones: 9 meses desde la publicación de la concesión.

Para finalizar mencionar que los requisitos de novedad y actividad inventiva exigidos por la Oficina Europea de Patentes a cualquier solicitud son más altos que los pedidos a un modelo de utilidad en cualquier otra oficina. Esto deriva de la propia naturaleza de los modelo de utilidad que están pensados para proteger invenciones con un menor rango inventivo que las protegidas por patentes. Este punto debe valorarse antes de iniciar la transformación de un modelo de utilidad en patente europea, para lo que contar con un equipo profesional como el de Protectia, que nos asesore y realice las gestiones, será de gran ayuda.

 ¿Necesitas transformar tu modelo de utilidad en una patente europea?