Una cuestión que se plantean con relativa frecuencia los solicitantes de patentes a través del tratado de cooperación en materia de patentes, que corresponde a las siglas en ingles PCT, es si podrán transformar su actual solicitud en modelos de utilidad.
¿CUÁNDO TRANSFORMAR LA PATENTE EN MODELO DE UTILIDAD?
Este cambio de modalidad registral se plantea generalmente tras la recepción del Informe de Búsqueda Internacional de su solicitud y haber encontrado en él posibles dificultades en la posterior tramitación.
Para ponernos en situación os dejo el esquema simplificado de la tramitación de una patente por el PCT :
Como puede verse a partir el noveno mes la oficina designada emitirán el resultado del informe de Búsqueda Internacional (IBI). Este resultado no es vinculante pues serán las oficinas Nacionales / Regionales las encargadas de realizar a la vista del informe sus posibles objeciones, pero el IBI es una buena orientación de lo que podremos encontrar con posterioridad.
Además es posible realizar modificaciones sobre el juego de reivindicaciones de la actual solicitud y presentarlas junto a una serie de observaciones para tratar de salvar las objeciones halladas en el IBI e incluso volver a someterlas a opinión y examen.
¿POR QUÉ TRANSFORMAR LA PATENTE EN MODELO DE UTILIDAD?
Aún así, puede resultar una buena estrategia trasformar la solicitud de patente internacional por el PCT en solicitudes naciones de modelos de utilidad tras la publicación de la solicitud y siempre antes de 30 meses desde que se solito.
Esto se debe a las menores exigencias de novedad y actividad inventiva que se piden a una solicitud de modelo de utilidad. Esta figura registral está pensada para proteger las ventajas o mejoras nuevas y que impliquen actividad inventiva que se obtengan en la configuración, estructura o constitución de los utensilios, herramientas o dispositivos. Si generalizamos internacionalmente y comparamos ambas tramitaciones en esencia encontramos estas diferencias:
Patente de Invención:
- Requiere novedad mundial.
- Se someten a informes o examen de novedad
- Tramitación larga (de medios 30 meses).
- Ofrece protección hasta 20 años.
Modelo de Utilidad:
- Requiere novedad nacional.
- En pocos países se somete a examen obligatorio. Como alternativa se abren periodos de oposiciones de terceros.
- Tramitación corta (sobre 6 – 8 meses).
- Ofrece protección hasta 10 años.
El consejo de un profesional que analice y conozca el caso de manera personalizada será vital para tomar la decisión más adecuada a cada caso y para su correcta ejecución.
¿Necesitas asesoramiento para transformar una patente en modelo de utilidad?
En este punto hay que tener en cuenta que la figura del modelo de utilidad no se contempla en las legislaciones de todos los países. De hecho existe únicamente en la siguiente relación de países:
Alemania, Armenia, Australia, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, China, Chile, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Etiopía, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría , Irlanda, Italia, Japón, Kazajstán, Kenia, Kirguistán, Malasia, Países Bajos , Polonia, Portugal, República Checa, República de Corea, República de Moldava, Tayikistán, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania, y Uzbekistán.
Comparando el listado anterior y el de actuales miembros del tratado de cooperación en materia de patentes, es decir:
Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Antigua y Barbuda, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahréin, Benín, Brunei Darussalam, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, Republica Central Africana, Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chipre, República Checa, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, España, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Ghana, Gambia, Guinea, Guinea Ecuatorial, Grecia, Guatemala, Guinea-Bissau, Honduras, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Irán, Islandia, Italia, Japón, Kenia, Kirguistán, Comoras, Saint Cristóbal y Nieves, República Democrática de Corea, República de Corea, Kazakstán, República Democrática de Lao, Santa Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesoto, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Libia, Marruecos, Mónaco, Republica Moldava, Montenegro, Madagascar, República de Macedonia, Mali, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, México, Malaysia, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Nicaragua, Países Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Papa Nueva Guinea, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, Rumania, Serbia, Federación Rusa, Ruanda, Arabia Saudí, Seychelles, Sudan, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, San Marino, Senegal, Santo Tomé y Príncipe, El Salvador, Republica Arábica de siria, Suazilandia, Chad, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos de América, Uzbekistán, Saint Vicente y las Granadinas, Vietnam, Sur África, Zambia, Zimbabue.
Podemos deducir donde es posible trasformar una solicitud de patente por el PCT en modelo de utilidad y donde es posible solicitar modelos de utilidad durante el primer año de prioridad internacional de la solicitud de patente.
¿CÓMO TRANSFORMAR UNA SOLICITUD DE PATENTE POR EL PCT EN MODELO DE UTILIDAD?
En la práctica esta transformación se puede realizar de 2 maneras:
- Utilizando la prioridad internacional de la solicitud de patente por el PCT durante el primer año de tramitación para aquellos Estados no miembros al PCT (Kazajstán, Malasia, Republica Moldava). Para lo que será preciso aportar en la solicitud el documento de prioridad expedido por la oficina donde se solicitó la patente.
- Durante la entrada en fases nacionales tras la publicación con un plazo máximo de 30 meses. En este caso será interesante contemplar si es beneficioso realizar alguna modificación en el juego de reivindicaciones original en base a lo expuesto en el IBI.
En ambos casos en lo que ha gestión se refiere habrá que indicar el cambio de modalidad en el momento de la solicitud nacional que deberá aportarse en el idioma oficial correspondiente.
Sera necesario también que un representante legal autorizado presente dicha solicitud nacional cuando no se dispone de un domicilio en el país de destino, algo muy recomendable en todos los casos por las garantías de asesoramiento y calidad de gestión que aporta el respaldo de un equipo profesional.
¿Necesitas transformar una patente en modelo de utilidad?
