El elevado número de consultas y registro de marcas en EE.UU. que atendemos en Protectia nos ha impulsado a ofrecer unos sencillos consejos y pautas generales para el correcto registro de una marca en este vasto territorio con la intención de facilitar la toma de decisiones al respecto.
ANTES DEL REGISTRO. Consejos para el registro de marcas en EE.UU.
En EE.UU las marcas se registran para diferenciar actividades concretas. Para distinguir estas actividades se emplea la llamada clasificación de Niza donde se categorizan todas las actividades y productos existentes. Aunque esta clasificación es única y se basa en el arreglo de Niza que implica a todos los Estados parte en el Convenio de París, en la práctica cada oficina, idioma y legislación presenta ciertas peculiaridades en su uso.
En el caso de la oficina norteamericana de marcas debe ponerse especial cuidado, no solo en la elección de las clases, también en la adecuada redacción y traducción si procede de cada uno de los productos y servicios.
Los suspensos formales en la tramitación de una marca por una inadecuada redacción de la clasificación son relativamente frecuentes. Esta realidad hace fundamental contar con la experiencia y conocimientos de un asesor experto en la materia.
Por otro lado, antes de invertir dinero en una solicitud de marca en EE.UU. aconsejamos valorar la viabilidad de la misma, es decir, ver que marcas anteriores registradas o solicitadas idénticas o parecidas hay para comprobar que efectivamente no serán un obstáculo insalvable durante la tramitación.
Este es un punto clave pues en caso de existir registros anteriores que pudieran generar confusión en el consumidor la administración estadounidense deniega de oficio la solicitud, y en caso de superar esta etapa, la solicitud también será sometida a un periodo de 30 días de posibles oposiciones de terceros que sientan lesionados sus derechos anteriores con nuestra solicitud. En esta etapa se debe comprobar también que no se pretenden registrar vocablos contrarios a la legislación correspondiente.
Destaca el hecho de que la solicitud de una marca en Estados Unidos puede realizarse por dos vías. Directamente a través de la oficina de marcas americana, o a través de a OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) como designación de un registro internacional de marca.
La elección de una u otra vía va a depender de si se tiene interés en hacer registros en más países y del importe de cada una de las gestiones implicadas. Una agencia oficial de propiedad industrial será el aliado ideal para tomar esta decisión en caso de dudas.
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A este respecto conviene saber también que toda solicitud de marca abre un periodo de prioridad internacional de 6 meses para dar traslado de esta solicitud a la oficina de registro de otro país con la fecha de la solicitud original. Por tanto, este periodo de 6 meses puede ser utilizado tanto para solicitar una marca en EE.UU. como desde Estados Unidos a otro país. Este hecho puede ser útil por ejemplo durante periodos de negociación con potenciales aliados en la comercialización de nuestro productos internacionalmente, en las que el registro de la marca y quien será su titular debe ser un tema que quede claro para no encontrarse con posterioridad en situaciones incomodas.
TRAMITACIÓN. Consejos para el registro de marcas en EE.UU
En lo que a tramitación de marca en EE.UU. se refiere, destaca el hecho de que se ofrece una especial importancia al uso como parte de dicho proceso. En base a este uso se prevén 3 tipos de trámites:
- El primero es el correspondiente a una marca en uso a la fecha de presentar la solicitud de registro («use in commerce»). En este caso, la prueba de uso deberá presentarse al mismo tiempo que la solicitud de marca. Este tipo de trámite es un compromiso con el derecho que no requiere de un registro administrativo para existir, sino que nace del uso real en el mercado.
- El segundo es el de marca que se usará en el comercio («intent to use»). La declaración de uso debe presentarse una vez finalizado el trámite de registro. Esta prueba de uso se realiza por intermedio de la presentación de uno o varios documentos – generalmente fotográficos – de la etiqueta de la marca para identificar todos los productos o servicios indicados al presentarla para el registro; lo cual supondrá demostrar el uso de su marca en productos, empaquetados, etiquetas y otros medios de marketing. Si esta prueba no se presenta en un plazo máximo de 2 años desde la solicitud la marca quedara abandonada.
- Por último, existe la posibilidad de solicitar en USA una marca que se base en una marca prioritaria ya existente en otro país, o en una marca registrada según el Protocolo de Madrid; en cuyo caso no será necesario presentar prueba de uso, aunque sí se deberá aportar el certificado de registro de la marca anterior concedida.
Por los motivos anteriormente descritos, en caso de solicitudes de marcas directas ante la oficina norteamericana que no dispongan de un uso anterior en EE.UU, recomendamos solicitarla aportando un registro concedido anterior, o en su defecto, una solicitud de marca anterior en otro territorio que se tramite en paralelo y cuya concesión pueda aportarse antes de la concesión definitiva en EE.UU. como prueba de uso. Debe aclararse que en este último caso el registro de la marca estadounidense quedara supeditado a la anterior concesión.
Esta estrategia, aunque descrita resulte enrevesada, en la práctica supondrá el ahorro total del importe correspondiente a la primera declaración de uso. En consecuencia si no se dispone de este registro anterior aconsejamos por ejemplo que ese importe se invierta previamente en la solicitud de una marca comunitaria que ofrecerá protección adicional en los 28 actuales estados de la Unión Europea.
Por último mencionar que la legislación estadunidense exige probar el uso de una marca registrada cada 5 años, motivo por el que aconsejamos utilizarla preferentemente tal y como fue registrada. En consecuencia, si no se tiene muy clara la imagen que se va a asociar a una denominación en el momento de la solicitud, o se intuye que esta variara en poco tiempo, se recomienda realizar un registro únicamente denominativo, es decir, ausente de logotipo o grafismo característico.
En resumen: Consejos para el registro de marcas en EE.UU.
- Se debe valorar cuidadosamente la existencia de registros de marca anteriores idénticas o parecidas al pretendido pues la solicitud puede ser denegada directamente por la oficina norteamericana.
- En base a los intereses comerciales de internacionalización debe elegirse la vía de solicitud de registro de marcas más adecuada. Barajando si se hace directamente o mediante la OMPI y reivindicando o no prioridad internacional.
- Si la solicitud se hace directamente en la oficina norteamericana de marcas y no se ha realizado un uso anterior de ella en EE.UU aconsejamos solicitarla aportando un registro o una solicitud de marca anterior.
- Se deben redactar cuidadosamente la clasificación de productos y servicios.
- Si no se tiene definida la imagen que se va a asociar a una denominación se recomienda realizar un registro únicamente denominativo.
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