La marca como una de las primeras necesidades que surge a la hora de echar andar cualquier negocio y/o producto supone el signo distintivo con el que consumidor nos reconoce en el mercado y percibe lo que queremos transmitir de nuestra actividad profesional.
Pero además, la marca constituye un BIEN MUEBLE INTANGIBLE propiedad de su titular.
De esta manera entre las facultades de los propietarios de marcas se encuentra el licenciar su expediente.
El objetivo de este artículo es enseñarte: cómo, a quién y por cuánto licenciar una marca.
Contrato de licencia de uso de marca: definición y consideraciones previas
Un contrato de licencia de uso de marca es un acuerdo de sinergia entre al menos dos partes: LICENCIANTE (propietario del derecho) y LICENCIATARIO (adquirente temporal del mismo), por el que se cede el uso de un derecho marcario a cambio del pago de una contraprestación, dineraria o no.
Resulta evidente que para licenciar el uso de una marca lo primero es tenerla. Para ello es necesario solicitar su registro ante el organismo competente, ya sea por ejemplo la Oficina Española de atentes y Marcas (OEPM) o la Oficina de Armonización de Mercado Interior (OAMI).
Desde el momento de la solicitud el ordenamiento jurídico otorga una expectativa de derecho por lo que nada impide licenciar una marca todavía no concedida (recordad que el trámite del expediente tarda una media de unos 6 a 7 meses).
Sin embargo, licenciar una marca no concedida supone un riesgo en cuanto puede que el bien nunca llegue a ser un derecho.
Si esto ocurriera, debe quedar claro entre las partes que conocen ese riesgo y sus consecuencias para el licenciatario.
Por ello, lo habitual y recomendable es LICENCIAR marcas ya concedidas.
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Cómo licenciar
Las licencias de uso de marcas se realizan a través de contratos entre licenciante y licenciatario que no necesariamente deben ser elevados a públicos, y que son susceptibles de inscribirse en el Registro donde se encuentra anotada la marca.
Estos acuerdos deberán al menos contener:
- Fecha y lugar dónde se toman.
- Identificación de los contratantes.
- Objeto del contrato: determinación de la marca(s) a licenciar.
- Contraprestación del licenciante.
- Obligaciones de las partes.
- Tipo de licencia que se otorga, recordad que según post anterior pueden ser: exclusiva o no exclusiva, universales o territoriales, limitadas o ilimitadas.
- Cláusulas de resolución.
- Derechos y foro jurisdiccional al que se somete el contrato.
- Firma de las partes.
Como siempre, nuestro consejo es no recurrir a modelos tipo de contrato sino adecuarlo a las circunstancias particulares del caso, dado que además las licencias pueden contener tantas variables como los contratantes quieran en beneficio mutuo de sus intereses.
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A quién licenciar
La persona física o jurídica a quién se licencia es el interesado en el USO DE LA MARCA.
Por lo tanto, por su propia definición, se licencia a quién directa o indirectamente vaya a explotar la marca, porque hay que recordar que este tipo de contratos no se refieren a una venta del derecho, sino a su arrendamiento.
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¿Cuánto cobrar por la licencia de la marca?
Esta es la gran pregunta.
No existen tablas, ni baremos para sentar el justiprecio de una marca porque no existe un precio objetivo de mercado, ni una fácil comparativa real con otras marcas.
Lo cierto, es que el importe de una licencia de uso de una marca lo determina el interés del licenciatario y la habilidad del licenciante al acordar el coste.
Lo más equitativo es establecer un canon de entrada y un porcentaje a modo de royalties por explotación efectiva de la marca, de tal manera que cuanto más rédito proporcione la explotación al licenciatario más percibirá el licenciante.
De esta manera, se genera un sistema win to win que produce satisfacción en ambas partes contratantes.
Pero insisto, los contratos de licencia de uso de marca tienen un formato libre y multitud de variantes, lo que hace que este tipo de acuerdos sean tan atractivos de desarrollar.
En Protectia somos especialistas en contratos de licencia de uso de marca por lo que si quieres saber más, sólo tienes que contactarnos.
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