El reciente caso del renovado logo de Google me ha inspirado para tratar y esclarecer un poco el tema de la marca notoria.
¿Por qué Google no ha instado todavía las solicitudes de su nuevo logotipo? Una de las razones podría ser el grado de notoriedad de su marca para prestar servicios en la red.
Ante todo, ¿Qué se entiende por marca notoria?
Según afirma también la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) no existe una definición exhaustiva y de común acuerdo a nivel internacional sobre lo que constituye una marca “notoriamente conocida”: es decir, la naturaleza de las marcas notorias dependerá de las legislaciones sobre marcas que cada territorio o tratado disponga, así como la jurisprudencia dictada en casos concretos por los tribunales nacionales e internacionales competentes en la materia.
Las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas gozan de protección suplementaria en la mayoría de los países contra las marcas que se consideren reproducción, imitación o traducción de dichos signos distintivos, siempre y cuando corran el riesgo de crear confusión en el sector pertinente del público.
La Ley de Marcas en España, en su artículo 8.2 define una “marca notoria” como la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y:
- Si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad.
- Si no está registrada, se faculta a su titular no solo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad sino también a presentar oposición al registro en la vía administrativa al registro de otras incompatibles con ella.
Es decir: con una denominación notoria, aunque no esté registrada, se constituye un derecho para presentar oposición a una solicitud posterior de una marca ya sea nacional o comunitaria (siendo la marca notoria protegida por el artículo 6 bis del Convenio de París). Pero ojo: el titular de una marca notoria no registrada puede oponerse tan solo con respecto a aquellos productos o servicios para los cuales es reconocida su notoriedad.
Las marcas notoriamente conocidas están protegidas, independientemente de que estén registradas, no tanto respecto al riesgo de confusión de productos idénticos o similares, sino para evitar el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria.
Marcas notorias y renombradas: diferencia
Entre estos dos conceptos existe una diferencia sutil pero sustancial.
La marca notoria, como hemos visto a través del art.8.2 de la Ley de Marcas española, se refiere a un signo distintivo conocido entre las personas que pertenecen al sector específico en el que los productos (o servicios) se comercializan.
Cabe destacar que la notoriedad de la marca, ha de ser probada por quien la alega. A partir de estas pruebas, un examinador de la OEPM lleva a cabo un examen de notoriedad de la marca para decidir si otorgarla o no. Pero ¿cuáles son los criterios objetivos para que se otorgue a una marca el estatus de “notoria”? Son principalmente:
- volumen de ventas,
- publicidad de la marca,
- intensidad y duración del uso,
- prestigio o valor alcanzado para determinar la notoriedad.
Por otro lado, la marca será renombrada, como establece el art. 8.3 de la Ley de Marcas española: “Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades”. Para entendernos: en España, Iberia es una marca renombrada.
Por el contrario OASIS posee el grado de notoriedad para el sector del alojamiento hotelero y restauración pero no es renombrada.
El único elemento que varía con respecto al concepto de marca notoria, en definitiva, es su alto grado de difusión o conocimiento entre el público en general.
Marca notoria: ventajas y conclusiones
Aunque la marca de una empresa sea reconocida como notoria, siempre es recomendable solicitar un registro para tener una sólida base de protección.
Dado que el reconocimiento de notoriedad no deja de ser una característica de apreciación subjetiva, lo que conlleva un riesgo.
Las ventajas de una marca notoria registrada:
- Incremento en el valor económico y comercial de la misma marca,
- La posibilidad de evitar que la marca declarada como notoria o famosa se vuelva genérica, ya que terceros no podrán registrar marcas no solamente idénticas sino también parecidas en el sector específico de protección (notoriedad).
Finalmente la naturaleza de notoriedad no se adquiere desde el principio, sino que es un estatus que cuesta esfuerzo ganárselo y mucho empeño diríamos.
Por lo que lo lógico es que las marcas notorias pasen antes por el grado de marcas registradas.
